1. פירוש - סעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים
סעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים קובע כדלקמן:
"2. פירוש
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד אם עניין הכתוב יחייב פירוש אחר:
"אמצאה" פירושה תוצרת חדשה, סחורה חדשה או אופן חדש של שימוש באמצעי שנתגלה או נודע או שומש מכבר, לכל צורך חרושת או תעשיה;
"בית-משפט" פירושו בית-משפט אשר לו שיפוט בדבר כפי שנקבע על-ידי הוראותיה של פקודה זו או, מקום שלא נקבע בית-משפט, בית-המשפט העליון היושב כבית-משפט לערעורים;
"בית-משפט מחוזי" פירושו בית-המשפט המחוזי או בתי-המשפט המחוזיים שנקבעו בצו מאת שר המשפטים כדי לשמש בשיפוט על-פי פקודה זו;
"בעל הפטנט" פירושו מי שרשום באותה שעה בפנקס הרישום כמקבל הפטנט או כבעליו;
"בעל מדגם חדש או מקורי":
(א) כשיוצר המדגם מבצע את העבודה בשביל אדם אחר בשכר, פירושו האדם שהמדגם נעשה בשבילו;
(ב) מקום שאיזה אדם רכש את המדגם או את הזכות להשתמש במדגם לגבי איזה חפץ, בין באופן בלעדי לו לבדו או באופן אחר -
פירושו - בכל הנוגע בדבר רכישת המדגם או הזכות, וכדי מידת רכישתם - האדם שרכש את המדגם או את הזכות כדלעיל;
(ג) בכל מקרה אחר, פירושו יוצר המדגם; ומקום שעברה זכות הקניין במדגם או בזכות השימוש בו מידי הבעלים המקוריים לאיזה אדם אחר, כולל המונח אותו אדם אחר.
"זכות מדגם" פירושה הזכות הבלעדית להשתמש במדגם לגבי כל חפץ מכל סוג שנרשם בו מדגם;
"חפץ" כשמדובר בסימני אמצאה, פירושו כל חפץ של תעשיה וכל חומר, מלאכותי או טבעי, או מקצתו מלאכותי ומקצתו טבעי;
"מדגם" אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ על-ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בניין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני;
"ממציא ומבקש" כולל, בכפוף להוראות פקודה זו, את נציגו החוקי של ממציא או מבקש שמת;
"נציג חוקי" פירושו המבצע של צוואה או מנהל עזבון שנתמנה על-ידי בית-המשפט, וכשאין מבצע או מנהל עזבון, פירושו האיש או האנשים האחראים, על-פי חוק הירושה הנוהג, לפרעון חובותיו של המת;
"סוכן פטנטים" פירושו אדם, פירמה או חברה העוסקים לשם ריווח בעסק של הגשת בקשות לפטנטים והשגתם בישראל או במקומות אחרים;
"פטנט" פירושו כתב זכות לאמצאה;
"ארגון הסחר העולמי" - ארגון הסחר העולמי שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994;
"מדינה חברה" - מדינה שהיא צד לאמנת פריס או חברה בארגון הסחר העולמי;
"אמנת פריס" - אמנה בדבר הגנת הקניין התעשייתי שנחתמה בפריס בשנת 1883 ותיקוניה, ככל שישראל חייבת בהם."
2. כללי
מדגם - כך קובע סעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים {להלן: "הפקודה"}- "אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ על-ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין הרואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בניין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכנית".
מדגם העומד בתנאי הפקודה, לאמור שהינו "חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל" ירשם על-ידי רשם המדגמים.
המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חודשים או מקוריים. ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקולטה.
הצורה צריכה למשוך את עינו של הצרכן הרלבנטי, באופן שישפיע על בחירתו במוצר הספציפי. יחד-עם-זאת, לצד הדרישה הפוזיטיבית למשיכת עין, נשללת ההגנה - כך על-פי הסיפא להגדרת המדגם - מחפץ שצורתו מוכתבת כל כולה על-פי תפקידו, לאמור שצורתו פונקציונלית גרידא {ע"א 430/67 שרנוע בע"מ נ' תנובה בע"מ, פ"ד כב(1), 113, 116 (1968); ע"א 513/89 Interlego A/S נ' Exin - Lines Bros S. A, פ"ד מח(4), 133, 184, 183 (1994); ע"א 3406/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' אקרשטיין תעשיות בע"מ, תק-על 99(1), 590 (1999)}.
משנרשם המדגם, נהנה בעליו הרשום מזכות יוצרים למשך התקופה הקבועה בפקודה {בסעיף 33}. מאחר שדיני המדגמים נועדו להגן על הצורה עצמה, מוענק לבעל המדגם מונופול מסחרי מלא על הצורה המוגנת. המדובר בזכות מונופוליסטית שלילית, המונעת מכל אדם, זולת בעל המדגם:
"... (א) לייחד לצרכי מכירה את המדגם או כל חיקוי תרמית או חיקוי בולט הימנו לכל חפץ הכלול בסוג הסחורה שרשום בו המדגם, חוץ אם יש לו רישיון או רשות בכתב מאת הבעלים הרשומים, ואסור לו לעשות כל דבר כדי לאפשר לו ליחד את המדגם כאמור לעיל; או
(ב) לפרסם סחורה או להציעה למכירה, אם ידע כי ייחדו לאותה סחורה מדגם או כל חיקוי הימנו, אם חיקוי מתוך רמאות ואם חיקוי בולט שלא בהסכמת בעליו הרשום..." (סעיף 37 לפקודת הפטנטים והמדגמים)
{ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות, פ"ד נז(3), 702 (2003)}
3. "מבחן העין"
ההכרעה אם מוצר מסויים מפר זכות מדגם רשומה של מוצר, נעשית על-פי "מבחן העין":
"The question whether a design which is alleged to infringe a registered design is or is not an infringement must be determined by eye alone".
(Halsbury's Laws of England, (Vol. 35, 4th ed., 1998) the p.547)
העין בה מדובר לאו עינו של בית-המשפט היא, אלא עינו של הצרכן, קרי: אותו אדם שהמוצר מכוון אליו:
"The relevant eye is that of the customer who is interested in the design of the particular article he is producing. Sommer Allibert (UK Ltd v. Flair Plastics Ltd (1987) RPC 599, 616; Gaskell & Chambers v. Measure Master Ltd (1993) RPC .76" Halsbury's Laws of England, Ltd id, n.1.
בית-המשפט נדרש, בראש ובראשונה, לקבוע מיהו הצרכן הרלבנטי להליך הנדון בפניו, אשר בעיניו תיבחן שאלת ההפרה. ככלל, הצרכן הפוטנציאלי, אשר בעיניו נבחן המוצר, הוא "הצרכן הממוצע" או "הצרכן הסביר", הרוכש את המוצר מבלי שהוא מקדיש לעניין זמן רב לצורך בחינה מדוקדקת ומבלי שהוא עורך השוואה בין המוצרים בשוק {ת"א (חי') 10340/97 אירועית שיווק יבוא נ' יאיר, תק-מח 62(1), 99 (1999)}.
עם-זאת, ייתכנו מקרים בהם יחייב אופיו של המוצר, כי ההשוואה תיערך בעיניו של מומחה לדבר {כ"בעל המקצוע הממוצע" שבסעיף 5 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967} בהיותו הצרכן הנכון.
בשלב השני, צריך בית-המשפט לקבוע את מהות המוצר {ה"חפץ", כלשון הפקודה}, העומד להשוואה. בית-המשפט יברר, לצורך כך, כיצד נמכר המוצר או כיצד נעשה בו שימוש בפועל.
לבסוף, מששם בית-המשפט לנגד עיניו את הקונה הרלבנטי של המוצר, המבקש לרכוש את המוצר בתנאים הרגילים בהם עומד הוא למכירה או לשימוש, שומה עליו להשוות בין המוצרים ולקבוע אם המוצר האחר מהווה "חיקוי בולט" של המוצר המוגן במדגם {ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות, פ"ד נז(3), 702 (2003)}.
ב- מדגם 55280 {נעלי נאות (1994) בע"מ נ' xxx, תק-פט 2016(2), 180 )2016)} נקבע, כי בהפעלת מבחן העין, השאלה בענייננו היא אם צרכן סביר שהיה נחשף לתמונה המצויה בפרסום הפייסבוק היה מתרשם דיו מהחוזי הכללי ומזהה בהכרח את הנעליים שנתבעו בבקשות למדגמים.
נקבע, כי התשובה על שאלה זו בשלילה. מהותו של פרסום הפייסבוק הוא צילומים צבעוניים שאיכותם טובה. עם-זאת, הצילומים חושפים חלק מהנעליים כמעט במלואן, בעוד אחרות נחשפו רק בחלקן. כמו-כן לא נחשף חלקן התחתון של אף אחד מדגמי הנעליים.
כפי שעמדה על כך המבקשת התבוננות בצילומים שבפרסום הפייסבוק לא תחשוף בעיני המתבונן את תדמיתו הכוללת של החפץ, שכן כלל הנעליים מצולמות מזוית ספציפית אחת בלבד שעל-פי רוב הינה ממבט על של תדמית אימום הנעל.
4. "מבחן החידוש"
ב- ת"א (מרכז) 4987-12-14 {Diesel Spa נ' הודיס בע"מ, תק-מח 2015(1), 15215 (2015)} נקבע:
"ב. "מבחן החידוש"
20. הגם כי לדיזל מדגם מוגן הרשום בפנקס המדגמים, אין בכך כדי ללמדנו על היקפה של אותה הגנה, זאת מאחר שתחום השתרעותה של ההגנה הניתנת למדגם פלוני לא נקבעת מראש ובאופן אחיד לכל המדגמים המופיעים בפנקס, אלא יצוקה על-פי מידותיו של המדגם המסויים, ועל-כן עשויה להשתנות בין מדגם אחד למשנהו. הווה אומר, פנקס המדגמים הוא המעיד על עצם קיומה של הזכות במדגם, ואולם גדריה נקבעים על-פי מידת חדשנותו ומקוריותו של המדגם...
21. בהקשר זה סבורה דיזל כי עצם רישום המדגמים בפנקס המדגמים מעיד על החידוש הקיים בהם. מנגד, סבורה הודיס כי דינם של המדגמים להתבטל, שכן פורסמו הם על-ידי דיזל עובר למועד רישומם בפנקס המדגמים ועל-כן אינם מקיימים את דרישת החידוש. מבלי להכריע באשר לחוזקן של הטענות האמורות במסגרת ההליך העיקרי, אציין כי טענות באשר לתוקפו של מדגם דורשות דיון עובדתי מעמיק ולעיתים אף הבאת מומחים, ולפיכך אין דינן להתברר במסגרת בקשה לסעד זמני, קל וחומר משלא נשמעו העדויות לגופן. עוד יצויין כי הגם שהובאו על-ידי הודיס אף לשלב זה ראיות מסויימות לעניין בטלות המדגמים, ולאחר עיון בהן, אני סבור כי דורשות הן דיון החורג מגדרי הליך הסעד הזמני בו אנו מצויים...
22. כמו-כן, לא הונחה על-ידי הודיס תשתית ראייתית מספקת שיש בה כדי לסתור את היקף החידוש הקיים במדגמים ביחס לשוק הרלוונטי, דוגמת הצגת מוצרים של גורמים מתחרים הכוללים אף הם את אותם אלמנטים בולטים הקיימים בדגם פאיזה, ואשר שווקו בטרם נרשמו המדגמים...
23. לאור האמור, סבורני כי לצורך הכרעה בבקשת הסעד הזמני יש בעצם הרישום בפנקס המדגמים כדי להוות ראיה לכאורה להתקיימות דרישת החידוש במדגמיה של דיזל...
24. כמו-כן, צירפה הודיס לתגובתה מכתב מיום 08.08.12 וכן מיום 18.11.12, אשר נשלחו על-ידי דיזל לרשם הפטנטים והמדגמים, במסגרת הליך רישום המדגמים. במכתבים אלו מפרטת דיזל את האלמנטים החדשניים בדגם פאיזה, אשר בגינם מבוקש רישומו כמדגם. לעניין זה, סבור אני כי משעה שדיזל עצמה תחמה באופן אפריורי את היקף ההגנה המבוקש על ידה אל האלמנטים המפורטים במכתבים בלבד, הרי שהאלמנטים האמורים הם גם אלו אשר יהוו את מסגרת דיוננו להלן...
ביחס למדגם 50526 מציינת דיזל במכתבה לרשם כי ישנם 11 אלמנטים המהווים חידוש במדגם. ביחס למדגם 51959 מציינת דיזל במכתבה לרשם כי ישנם 9 אלמנטים חדשניים. בתגובתה לבקשה, מאשרת הודיס כי ארבעה אלמנטים מכל אחד מהמדגמים הנ"ל קיימים גם בג'ינס הודיס, ואלו הם:
א. עיצוב המכנס בגזרה משוחררת, צר למטה וגבוה למעלה.
ב. תפרים ייחודיים באזור הפנימי של הברכיים.
ג. תפר בצדי המכנס המסתובב ומגיע למרכז החלק האחורי של הרגל.
ד. תפרים אלכסוניים ייחודיים מתחת לכיסים ראשיים קדמיים של המכנסיים.
שני אלמנטים נוספים הרלוונטים לענייננו מוצגים במכתביה של דיזל אל הרשם כחידוש ואולם בתגובתה לבקשת הסעד הזמני מציינת הודיס כי לדידה אין הם קיימים בג'ינס הודיס:
(א) עיצובו של כיס המעות על גבי כיס אלכסון בקדמת המכנסיים. לאחר השוואת שרטוט מדגם 51959 אל ג'ינס הודיס, שוכנעתי כי על-אף טענת הודיס בנושא, אלמנט זה דווקא מתקיים בג'ינס הודיס.
(ב) סוג הבד ממנו עשוי המדגם, שהינו שילוב בין בד דנים לבד ג'רסי, מתוך הנתונים המצויים בפני, אין בידי לקבוע אם אלמנט זה מתקיים בענייננו בג'ינס הודיס.
יוצא איפוא כי ג'ינס הודיס כולל, לכל הפחות, 4 מתוך 11 אלמנטים חדשניים של מדגם 50526 וכן 5 מתוך 9 אלמנטים של מדגם 51959. לפיכך, אתמקד אף בשלב זה בבחינת ג'ינס הודיס אלו מול מדגם 51959 בלבד.
25. לטענת הודיס, היות שג'ינס דיזל איננו משלב את כלל האלמנטים המהווים חידוש במדגמים (בהתאם לאמור במכתביה של דיזל לרשם), לא מדובר בחיקוי המפר את המדגמים. אין בידי לקבל טענה זו.
ראשית, אנו מצויים בבקשה לצו מניעה ועל-כן רמת ההוכחה הנדרשת מדיזל הינה ראיה לכאורה לקיומה של עילה. מבחינה כמותית, קיומם של מרבית האלמנטים המוגנים במדגם (לפחות חמישה מתוך תשעה) בג'ינס הודיס, ממלא אחר דרישה זו.
שנית, קבלת טענה לפיה מוצר הכולל רק חלק מן האלמנטים המוגנים במדגמים אינו מפר אותם - עשויה לחתור תחת מהות ההגנה הקבועה בסעיף 37 לפקודה, זאת מאחר שלשון הפקודה מאפשרת הגנה למדגם גם אם ההפרה נעשית על-ידי "חיקוי בולט", דהיינו, כאשר קיימים הבדלים בין המוצרים, אך אין בהם כדי לשנות מן הדמיון הכללי הרב שבין המוצרים המושווים (פרשת מיפרומאל, בעמ' 12, 17):
"בית-המשפט עשוי לקבוע כי מדובר בהפרה על-אף קיומם של הבדלים שניתן להבחין בהם בנקל בהשוואת המוצרים זה לזה, אם סביר שהצרכן לא יזכור הבדלים אלה."
(ראו גם ת"א (ת"א) 1225-02-10 אלו עוז בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, בפסקה 15 ב'-ג' לפסק-דינו של השופט בנימיני (פורסם באתר נבו, 11.11.12) (להלן: "פרשת עוז"))
זאת ועוד, סבורני כי טענה כאמור איננה מאפשרת מצב בו במדגם מסויים יהיו מספר חידושים, כאשר משקלם, קרי, המידה בה הם בולטים לעינו של הצרכן הסביר, יהא שונה.
26. לפיכך, מסקנתי בעניין זה הינה כי גם מבחן החידוש תומך בעמדתה של דיזל, שכן, כאמור, רישום מדגם 51959 בפנקס מהווה ראייה לכאורה להתקיימות דרישת החידוש ואף משקלם המצרפי של חמשת האלמנטים החדשניים המוגנים במדגם 51959 והקיימים אף בג'ינס הודיס, מספיק במקרה דנן לשם חציית רף ההוכחה הנדרש בבקשת סעד זמני."
5. "מבחן ההטעיה" - מבחן עזר
ב- ת"א (מרכז) 4987-12-14 {Diesel Spa נ' הודיס בע"מ, תק-מח 2015(1), 15215 (2015)} נקבע:
"ג. "מבחן ההטעיה"
27. מבחן זה מהווה מבחן עזר בלבד, נוכח העובדה כי על-פי לשון הפקודה לא נדרשת הוכחת הטעיה צרכנית פוטנציאלית לשם ביסוס הפרתו של מדגם. אף-על-פי-כן, השתרש בפסיקה הנוהג לפיו כאשר קיים דמיון בחזותם הכוללת של המוצר המוגן והמוצר המפר, שאינו מגיע לכלל זהות מוחלטת, יש להוסיף ולבחון האם קיים חשש שהצרכן הרלוונטי יטעה בין שני המוצרים. בהקשר זה צויין לא אחת כי על בית-המשפט לשים אל לב את העובדה שזכרונו של הצרכן איננו מושלם וכי אין הוא רוכש את המוצרים כאשר מונחים הם זה בצד זה...
28. לטענת הודיס, בשל קיומם של גורמים כגון פער במחירי המוצרים, מכירתם בחנויות שונות וכן הצמדת תוויות הנושאות שם החברה, נמנע חשש מהטעיית הצרכנים. שקלתי את טענותיה אלו של הודיס, ואולם דעתי היא כי אין בהן כדי להכריע, בשלב זה, את הכף לטובת אי-מתן הסעד הזמני. אבאר כוונתי להלן.
ראשית, אינני סבור כי הפער במחירי המוצרים, גם אם משמעותי, מהווה מחסום כולל בפני חשש מהטעיית צרכנים...
שנית, מן התמונות והדגמים של ג'ינס הודיס אשר הוצגו בפני, התרשמתי כי התוויות הנושאות את השם הודיס - אשר עשויות לסייע בבידולו של המוצר ובהפחתת החשש מהטעיית צרכנים - אומנם קיימות, אך אינן מצויות על ג'ינס הודיס עצמו, אלא על תוויות "ניתקות" (הכוללות מידע נוסף על המוצר מלבד השם), המחוברות אל ג'ינס הודיס באופן חיצוני וארעי ואשר מעצם טיבן נועדו להסרה. זאת במובחן מתוויות שֵם קבועה, המחוברת אל המוצר עצמו (כאשר אין כך הדבר בענייננו, כפי שיפורט בהמשכם של הדברים).
29. מסכים אני לעמדת הודיס לפיה בבחינת השאלה האם דמיון בין שני מוצרים עשוי לעלות כדי הטעייה, יש טעם להידרש לשאלה האם השוק הרלוונטי הינו שוק רווי, זאת מאחר שקביעה לפיה אכן בשוק רווי עסקינן, עשויה במקרים מסויימים לשלול קיומו של דמיון מטעה בין המדגם הרשום לבין המוצר המפר לכאורה, על בסיס שינויים קלים שנעשו באחרון... יחד-עם-זאת, מדובר בטענה עובדתית בדבר צפיפותו של השוק הרלוונטי בישראל, אשר לא נתמכה בראיות, ועל-כן לא ניתן בשלב זה לשלול קיומו של חשש אפשרי להטעיית צרכנים.
30. סיכומה של נקודה זו, שוכנעתי כי מתקיימת עילת תובענה, על בסיס קיומן של ראיות לכאורה להיותו של ג'ינס הודיס בגדר "חיקוי בולט" של מדגם 51959, כלשון סעיף 37 לפקודה. ואולם, מאחר שמדובר בבקשה לסעד זמני בלבד, במסגרתו נדרשת דיזל לעמוד ברף הוכחה נמוך יותר, אינני שולל אפשרות קביעתה של מסקנה אחרת בגדר ההליך העיקרי לאחר שתתברר התמונה הראייתית המלאה."