ב- ת"א (ת"א-יפו) 100619/00 {א. גולן תקשורת בע"מ נ' כהן יצחק, תק-של 2005(3), 19684 (2005)} התובעת רשמה מדגם בשנת 1990, שתוקפו, לאחר מספר הארכות, עד ליום 13.05.05, על מכסה לרמקול מרחבי עגול מפלסטיק שהיא מייצרת. התובעת טענה כי הנתבע מפר את קניינה הרוחני וזכותה הייחודית במדגם, ובפעולות הנתבע יש משום פגיעה במוניטין שלה, גרימת נזק כספי, הפרה של חובה חקוקה שלא לפגוע במדגם רשום, הפרה של חוק העוולות המסחריות, הטעיה וגניבת עין.

 

סעיף 37 לפקודת הפטנטים והמדגמים קובע איסור גורף של עשיה בקניין רוחני של אחר שלטובתו נרשם מדגם, ואין הכרח כי המפר ידע על קיום המדגם. סעיף 2 לפקודה מגדיר מהו מדגם. סעיף 30(1) לפקודה קובע כי תכונות היסוד הנדרשות למדגם בר-תוקף הן: (1) היותו חדש או מקורי; (2) היעדר פרסום קודם לכן בישראל. במידה ומדגם עומד בתנאים אלה הוא יירשם.

 

המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חודשים או מקוריים. ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקלוטה. הצורה צריכה למשוך את עינו של הצרכן הרלוונטי באופן שישפיע על בחירתו במוצר הספציפי.

 

בד-בבד עם הדרישה הפוזיטיבית למשיכת עין, נשללת ההגנה, על-פי הסיפא להגדרת המדגם, מחפץ שצורתו מוכתבת כל כולה על-פי תפקידו, לאמור שצורתו פונקציונאלית גרידא. משנרשם המדגם נהנה בעליו הרשום מזכות יוצרים למשך התקופה הקבועה בפקודה {בסעיף 33}. מאחר שדיני המדגמים נועדו להגן על הצורה עצמה, מוענק לבעל המדגם מונופול מסחרי מלא על הצורה המוגנת.

 

יחד-עם-זאת, קיבל בית-המשפט את טענת הנתבע כי יש לבטל את המדגם מאחר ופורסם קודם לרישומו. בית-המשפט קבע, כי הוכח שהתובעת מכרה את המוצר מספר חודשים טרם רישום המדגם, וכי יש בכך משום "פרסום קודם בישראל" כמשמעותו בסעיף 30(1) לפקודה. לאור זאת, קבע בית-המשפט, כי אין תוקף למדגם, ובהתאם, כי דין התביעה הנגזרת מהפרת מדגם רשום - להידחות. עוד קבע בית-המשפט, כי מסקנה זו משליכה גם על עילת התביעה מכוח הפרת חובה חקוקה לפי פקודת הנזיקית, המושתת על הפרת מדגם רשום, ועל-כן גם עילה זו נידחת.

 

עוולת "גניבת העין" במהותה מבקשת להגן על זכותו של בעל עסק לשמור על תדמיתם החיובית של המוצר או של השירות שהוא מספק בעיני הציבור הרחב ככלל ובעיני ציבור הלקוחות המבקש לרכוש את המוצר או את השירות בפרט. על התובע המבקש להוכיח קיומה של עוולת "גניבת עין" להוכיח שני יסודות מצטברים: (1) כי רכש מוניטין בטובין או בשירות באופן שהציבור מזהה את תדמיתם החיובית עימו; (2) כי מעשי הנתבע מביאים לכך שהציבור מוטעה לחשוב או עלול לטעות לחשוב כי הטובין או השירות הניתנים על-ידי הנתבע הינם בעצם של התובע. והמדובר בראיות אובייקטיביות המעידות על קיום סכנה של הטעיית הציבור.

 

אין חובה להוכיח הטעיה בפועל, ודי בהוכחת סכנה בלבד של הטעיה כזאת. יש להראות קיומו של חשש סביר שמעשי הנתבע יגרמו לקונה הרגיל לחשוב בטעות כי מדובר בטובין או בשירות שמספק התובע בעוד, שלאמיתו של דבר, מדובר באלה של הנתבע. למושג "חשש סביר" יוחס ממד אובייקטיבי, ואין צורך בהוכחת כוונת הטעיה, אם כי הוכחת כוונה כזו עשויה להקל את נטל ההוכחה בדבר קיום חשש סביר להטעיה. כמו-כן אין צורך בהוכחת הטעיה בפועל אלא די בהוכחת קיום סכנת הטעיה בלבד. לעניין קיומו של סיכון ההטעיה בעוולת גניבת עין נוהג "המבחן המשולש", לפיו ההשוואה בין הסימנים צריכה להיעשות לא רק על-פי המראה והצליל אלא גם על-פי סוג הסחורה שבה נעשה השימוש בסימן, חוג הלקוחות של הסחורה ויתר נסיבות העניין.

 

במקרה דנן, עד שנת 94' רכש הנתבע את המוצר מהתובעת והכניס אותו, ברשות התובעת או ללא התנגדות מצידה, לקטלוג מוצריו. כל עוד רכש הנתבע את המוצר מהתובעת, היא נהנתה מכך שהמוצר נכלל בקטלוג מוצריו. מסוף שנת 94' ואילך הפסיק הנתבע לרכוש את המוצר מהתובעת והתחיל לייבאו מחו"ל או לרכשו ממקור אחר, תוך שהוא מנצל את המוניטין שרכשה התובעת במוצר ומוכרו ללקוחות.

 

לאור הראיות שהובאו בפני בית-המשפט, נקבע כי התובעת הצליחה להוכיח שנוצרה תדמית חיובית למוצר בעיני ציבור הלקוחות. הודות לתדמית זו היה קיים שוק של לקוחות-בכוח, אשר היו מעוניינים ברכישתו של המוצר. דהיינו, התובעת רכשה מוניטין במוצר. מעשי הנתבע הביאו לכך שציבור הלקוחות האמין כי המוצר שהנתבע מוכר הוא המוצר של התובעת. התובעת נפגעה איפוא בכך שלא נשמרה זכותה הקניינית כבעלת מוניטין במוצר. המעשים שבוצעו על-ידי הנתבע הביאו קונים לטעות ולהניח שהם קונים את המוצר של התובעת, שעה שלמעשה רכשו את המוצר של הנתבע שנהנה מבחינה כלכלית מן ההטעיה.

 

לאור כל זאת, קיבל בית-המשפט את התביעה בעילת עוולת גניבת העין. בהתאם, הוסיף וקבע בית-המשפט כי הנתבע ביצע גם עוולה של הפרת חובה חקוקה ביחס לחובה המוטלת בסעיף 1 לחוק העוולות המסחריות.

 

יחד-עם-זאת, קבע בית-המשפט, כי מוטלת על התובעת אחריות תורמת, ולכך השלכה על פסיקת הפיצויים בגין ביצוע עוולת גניבת העין. בפעולותיה השונות, גרמה התובעת בעצמה לבלבול והטעיה בקרב הצרכנים לגבי מקור המוצר, ולמעשה היא שגרמה לכך שהציבור לא יוכל לזהות את המוצר דווקא עימה. בית-המשפט קבע את אחריותה התורמת של התובעת בשיעור של 20%.

 

תביעה בעילה של עשיית עושר כאשר נקבע שהמדגם שנרשם חסר תוקף - בית-המשפט מציין, כפי שגם עולה מהלכת א.ש.י.ר. {רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצוא והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4), 289 (1998)}, כי מקום בו ניתן להגן על נכס או על רעיון באמצעות מדגם רשום ונקבע שהמדגם מחוזר תוקף, לא ניתן יהיה להסתמך על דיני עשיית עושר.

 

בית-המשפט קיבל את טענת השיהוי של הנתבע בחלקה - טענת שיהוי המועלית כנגד תובענה אזרחית בטרם חלפה תקופת ההתיישנות היא טענה קשה ברבדים שונים. מעצם טיבה היא מבקשת להתערב ולשנות תקופת התיישנות שנקבעה בדין על דרך קיצורה, והיא עשויה לפגוע בציפייתו של התובע לכלכל צעדיו לפי טעמו במסגרת תקופת התיישנות המוכרת בחוק. היא משנה את נקודת האיזון בין ההגנה על זכויות התובע לבין ההגנה על זכויות הנתבע, וקבלתה מאפשרת דחיית תביעה על-הסף בלא דיון לגופה. קבלתה מרחיבה את מניעת הגישה של בעל-דין לערכאות מעבר למה שהציבו כללי ההתיישנות, והיא יוצרת מחסום נוסף לזכות גישה כאמור, המוכרת כזכות יסוד בעלת חשיבות מיוחדת במדרג זכויות האדם.

 

קבלת טענת השיהוי בתוך תקופת ההתיישנות עלולה להמריץ תובע להגיש את תביעתו לערכאות ולהרתיעו מחיפוש אחר פתרונות חלופיים למחלוקת מחוץ לערכאות המשפט. מבחינה זו היא עשויה לעמוד בסתירה לאינטרס הציבורי, המבקש לקדם פנייה לנתיבים חלופיים לפתרון סכסוכים. נוכח ההשלכות הנובעות מקבלת טענת שיהוי התנאים לקבלתה הם מחמירים ונסיבות החלתה נדירות.

 

אם יש בשיהוי משום שימוש לא נאות בזכות התביעה ופגיעה בציפיה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע, שימוש המגיע לכדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי. יש להוכיח כי התובע זנח את זכות התביעה העומדת לו, או שבמשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה. בנוסף, קיים תנאי חלופי לקבלת טענת שיהוי על-פיו תתקבל הטענה מקום בו השיהוי נגרם עקב חוסר תום-ליבו של התובע.

 

עובדת היותו של השיהוי חריג להסדר ההתיישנות מכוח הדין, מותירים לבית- המשפט שיקול-דעת להעריך באילו נסיבות יחילו ומתי יימנע מכך. על בית-המשפט לאזן בין מכלול שיקולים שעיקרם האינטרסים ההדדיים של בעלי הדין ומאזן הנזקים ביניהם. בתוך כך, נשקלים מהות התביעה והסעד המבוקש שאותם מבקשים לדחות מחמת שיהוי. ככל שמדובר בתביעת זכות בעלת משקל רב יותר, כך יירתע בית-המשפט מחסימתה בטענת שיהוי.

 

מהראיות שעמדו בפני בית-המשפט עולה שהתובעת היתה מודעת למעשי הנתבע מספר שנים לפני הגשת התביעה, אלא שהיא בחרה שלא לפעול להפסקת ה"הפרה" הנטענת. התנהגות התובעת, שלא הודיעה לנתבע כי בפעולותיו הוא מפר את המדגם הרשום שלה, וזאת חרף העובדה שהצדדים ניהלו יחסי מסחר, מהווה חוסר תום-לב שכמוהו כטמינת פח מצד התובעת לנתבע. חוסר תום-לב שכזה מקיים את התנאים הנדרשים לקבלת טענת השיהוי באופן חלקי - תוך תחימת המועד שמעבר לו לא תהא זכאית התובעת לפיצוי כספי. לאור מחלוקות בין הצדדים לעניין המועד בו היה רשאי הנתבע לראות את התובעת כאילו זנחה תביעתה, קבע בית-המשפט את מועד זה כשנת 1996, ועל-כן קבע, כי התובעת זכאית לפיצוי כספי בגין רווחים שהפיק הנתבע בגין מכירת המוצר שלא רכב מהתובעת מסוף 94' ועד 96', אך לא מעבר לכך.

 

יש מקרים שבתיקי נזיקין נדונה ראשית שאלת האחריות ולאחר מכן נדונה שאלת הנזק, במידה שבית-המשפט קובע שמוטלת חבות על הנתבע. בכל אותם המקרים של דיון מפוצל יש החלטה שיפוטית עובר לתחילת ההוכחות, כדי שבעלי הדין יוכלו לכלכל צעדיהם. התובענה במקרה דנן הוגדרה על-פי כותרתה כתביעה למתן חשבונות.

 

תביעה כאמור מתנהלת בדרך-כלל בשני שלבים: בשלב הראשון קובע בית-המשפט אם התובע אכן זכאי לחשבונות מן הנתבע. אם בית-המשפט מוצא שהתובע זכאי לחשבונות נותן הוא צו למתן חשבונות ועובר לשלב השני בו נדרש הנתבע לשכנע שהחשבונות שנמסרו נאותים. בשלב השני חופשיים בעלי הדין להוכיח פרטים שונים של החשבון שלא הוכחו בשלב הראשון, אולם אין בכך משום מתן היתר לבעל דין להתכחש לעובדות יסוד שנקבעו שבגינן ציווה בית-המשפט על מתן חשבונות. בתביעה למתן חשבונות על התובע להעריך את שווי תביעתו ולשלם את האגרה בהתאם. לאור זאת, אין לעקוף את הצורך בקיום התביעה בשלבים.

לאור זאת, קבע בית-המשפט, כי התביעה בדבר הסעדים הכספיים בגין הפסד רווחים שהיתה צריכה התובעת להרוויח בגין המוצר המקורי או קביעת הפיצוי בהתאם לרווח שהיתה מקבלת התובעת אם המכירות היו נעשות על ידה, אם בכל דרך אחר, יגזרו על-פי התוצאה לאחר מתן החשבונות.

 

בית-המשפט העניק לתובעת צו לקבלת חשבונות מהנתבע המתייחסים לרווחיו ממכירת המוצר שבמחלוקת אשר לא נרכש מהתובעת, וזאת ביחס לתקופה מסוף שנת 94' ועד שנת 96'. במידה וייקבע לאחר עשיית החשבונות כי לתובעת מגיע פיצוי כספי, כי אז מהפיצוי האמור יופחתו 20% כשיעור רשלנותה התורמת של התובעת, כפי שנקבע לעיל.

 

בית-המשפט דחה את התביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק מכוח סעיף 13 לחוק העוולות המסחריות - זאת, הן מאחר והלכה היא כי עניין תום-הלב של הצדדים או מי מהם מהווה מרכיב חשוב בקביעת הזכאות לפיצויים מכוח סעיף זה, ובענייננו כאמור נשלל תום-ליבה של התובעת, והן מאחר וכלל, פיצוי ללא הוכחת נזק נפסק כל אימת שהתובעת לא יכולה לערוך חישוב של הפסדים, ואין זה המקרה בענייננו, בו התובעת אף קיבלה צו למתן חשבונות. תביעה למתן חשבונות ולהשבת רווחים סותרת את תביעת הפיצויים על הנזק ואת תביעת הגזל, ואין היא יכולה לדור איתה בכפיפה אחת.

 

בית-המשפט דחה את בקשת התובעת לפיצויים בגין עוגמת נפש, וזאת מאחר והתובעת היא חברה ולא ניתן לייחס עוגמת נפש לחברה.